涉外定牌加工商标问题集锦
涉外定牌加工
关于涉外定牌加工商标问题，我们共分享了11篇文章。本文将上述文章中的主要内容进行梳理，方便读者阅读。
——由2017级知识产权法胡巧璐整理
Part 1. 逻辑三问
1.1
每周评论：高法院“东风”定牌加工商标案再审判决逻辑三问之问
生产者在自己的商品上使用与他人商标相同或近似的商标，向消费者传递了虚假的来源信息，使消费者将该生产者的商品误认为是他人的商品，这便是混淆。如果说没有混淆的使用不是商标法意义上的商标使用，那就意味着不容易导致混淆的行为不构成“使用”。按着这样的逻辑往下推导，2013年修改后的《商标法》第57条第（二）项的“容易导致混淆”就是多余的了。因此，“混淆”只能是“使用”可能出现的结果，而不可能是行为构成使用的前提。
1.2
每周评论：高法院“东风”定牌加工商标案再审判决逻辑三问之第二问
出现问的根本原因在于高院错误地解释了第48条的“商标使用”：“用于识别商品来源”的正确理解是“用于指示商品来源”或者“以便消费者识别商品来源”。只要生产者为了向消费者传递商品的来源信息而“将商标用于……上”或者“将商标用于……中”，都属于商标法意义上的商标使用。至于消费者是否获得商品来源信息，以及来源信息是真实的还是虚假的，那是商标使用的后果或结果问题，不是商标使用的构成条件。因此，“用于识别商品来源”是对使用目的的规定，而不是对使用后果的规定。
1.3
每周评论：高法院“东风”定牌加工商标案再审判决逻辑三问之第三问
商标侵权诉讼中，被诉侵权人使用的不是权利人的商标，而是与权利人的商标相同或近似的商标，其既不是要寻求商标法的保护，也不是为了将自己的商品与他人的商品区别开。因此，“识别”只能针对商标法要保护的商标来讨论。商标的识别功能其实是商标传递商品来源信息的能力，是商标的内在属性。无论被诉侵权人的商标使用是否导致混淆，通常都不会破坏或影响权利人商标的识别功能。商标法通过制止侵权行为，能够对商标的识别功能提供一定的保障，避免商标因侵权泛滥而通用化，但不可以说商标法要保护商标的识别功能。因此，识别功能是商标受保护的条件，而不是商标法保护的对象。
Part 2. 三问题、四因素与出路
2.1
每周评论：讨论涉外定牌加工商标问题应澄清的三个问题
问题一：涉外定牌加工的特点
涉外定牌加工与一般出口贸易、国内定牌加工存在相同的特点，试图为涉外定牌加工商标问题“量身订做”一套特殊规则，既不现实也不科学。
问题二：知识产权的地域性
涉外定牌加工商标侵权案件中，法院经常提到的以下因素与地域性存在关联：1. 在涉外定牌加工的商标案件讨论境外委托人商标在境外的注册情况乃至效力状况是一件没有意义的事情；2. 被诉侵权人并不需要对委托人在境外注册的商标承担任何意义上的注意义务，需要审查的是境外委托人“指定”使用的商标是否在中国注册，然后审查是否与在中国注册的商标存在冲突；3. 境外委托人对境内加工方的所谓“授权”只是“指定”而非授权；4. 不承认境外发生的商标使用或商品销售在中国的效力，并不等于也不承认境外发生的行为在中国境内产生的影响或后果
问题三：被诉侵权人与境外委托人之间的关系
从承担责任角度分析，应当明确加工方与境外委托人之间的责任分配，按照侵权责任法第八条的规定承担共同侵权的责任。
2.2
每周评论：涉外定牌加工商标侵权判定应考虑的四个因素
法院对涉外定牌商标侵权案件的裁判，应当回归“本位”，立足商标法第五十七条的相关规定，遵循商标法的一般理论和生活基本常识，逐一考察相关的因素：
1.商品与商标：适用第57条第（一）项时，存在“容易导致混淆”的推定，在加工产品全部出口的情况下，被诉侵权人几乎不可能推翻这一推定。因此，高法似乎欲刻意回避第57条第（一）项的适用；
2.混淆可能性：没有发生实际混淆与不存在混淆可能性本质不同，实际混淆需要权利人通过相关公众确实发生了混淆的证据来证明；而混淆可能性只要证明两个商标的近似程度、商标使用方式等，就可以推断出来；
3.恶意抢注：对于境外抢注行为在境内发生的损害后果，中国法院应当适用中国法律予在裁处；
4.损害：虽然不会影响权利人商品在国内市场的销售，但可能会给权利人造成间接或非金钱损失。
2.3
每周评论：解决涉外定牌加工商标侵权问题的出路
高法院在PRETUL案和东风案中的推理过程造成了诸多不良影响，因此应当回归第57条，平衡国内商标注册人、加工方以及境外委托人的利益，从四方面着手：首先，根据案件的情况及当事人的主张和抗辩，将案件区分为三种不同情况不同处理；其次，在认定侵权成立的情况下，合理确定侵权责任；再次，对于诉前保全措施，法院应根据商标法和民诉法的规定，严格审查，并保障国内加工方的程序参与；后，在不存在恶意抢注和恶意侵权的情况下，法院应注重调解工作，努力促成各方达成合作安排。
Part 3. 基本概念之澄清
3.1
每周评论：涉外定牌加工商标问题基本概念之澄清 ——商标与商品
商标权是对用在商品上的商标的权利，而不是对使用了商标的商品的权利。因此，商标权不是控制商品的生产或销售的权利，只是控制在商品上使用商标的权利。商标法第48条规定了两种类型的商标使用方式：商品上的商标使用、商品促销活动中的商标使用。商标使用与商品流通不是一回事，可能相关（如前者），也可能不相关（如后者）。但就“用于”行为而言，涉外定牌加工与其他贸易方式没什么不同。“涉外”、“定牌”、“加工”，都不应当成为认定使用行为是否发生或存在时应考虑的因素。
3.2
涉外定牌加工商标问题基本概念之澄清——识别与混淆
正常情况下，只要消费者辨识出商品上的商标，商标的识别作用就发挥出来了。从生产者的角度，商标就是指示商品来源的标志，“指示商品来源”是在商品上使用商标的另一种说法。因此，无论是站在哪个角度，“识别商品来源”与“指示商品来源”的含义都是相同的，即把标志当商标。与侵权商标有关的不是识别，而是误导和混淆。生产者在自己的商品上使用了与他人的商标相同或近似的商标，商品上的商标误导了消费者，使消费者混淆了商品来源，进而误购。混淆是消费者对商品来源的认知状态，是一种错误的认识。混淆不是行为，更不是生产者的行为。因此，必须在不同的语境下讨论这两个概念，侵权商标不能讨论识别！
Part 4. 裁判思路之梳理与分析评论
4.1
高法院涉外定牌加工商标侵权案件裁判思路之梳理与分析评论之一
旧法依据第52条第（一）项讨论涉外定牌加工商标侵权案件，为避免解释相同或近似的商品、商标出现不确定性，法院错误地认为未发挥识别功能的不是商标。原因有二，识别功能是针对受保护的商标而言的，与侵权商标对应的不是识别，而是混淆；其次，识别功能是商标的内在属性，是否具有识别功能与是否发挥识别功能不是一回事。2013年商标法新增“商标使用”，为 “同案同判”制造了桥梁。只要找到适当的方法将那些“未发挥识别功能”的使用行为解释成为“不用于识别来源的行为”，便与先前通过“商标”的学理解释所得到的结果是完全一样的。需要注意的是被诉侵权人商品是否出口以及在哪里销售，是以商品为视角来讨论的，在理论上与商标的使用并没有必然的关联。
4.2
高法院涉外定牌加工商标侵权案件裁判思路之梳理与分析评论之二
从商品全部出口到不侵权的推导过程为：未在国内销售——未发挥识别功能——没有混淆可能性——未破坏权利人商标的识别功能——非用于识别商品来源——不构成商标使用——不侵权。在这一过程中，使用了“铺垫、腾挪、切换与模糊”的方法，终目的是确立如下判断规则：法院只要确认被诉侵权人的加工出口活动属于涉外定牌加工，就可以直接得出被诉侵权人的行为不构成商标的使用的结论。高法院将新法第48条作为法院审理涉外定牌加工商标侵权案件的依据，其在PRETUL案中造出了一把尺子，作为各地法院审理案件的标准，这一标准在“东风”案进一步得了强化。
4.3
高法院涉外定牌加工商标侵权案件裁判思路之梳理与分析评论之三
PRETUL案和“东风”案的被诉侵权行为都发生在2013年之前，但再审放弃了旧法的适用而改采新法第48条，提炼出了错误的大前提：商标使用是用于识别商品来源的行为。这一解释省略了行为、行为对象，只剩下行为目的，无疑架空了第48条中的前两个“用于”。另外，使用人是不是为了识别商品来源目的而使用商标，这是事实认定的范畴，存在不确定性，这也与高院的初衷相悖。正确的做法应当是回归新法第57条，按照正常的法律解释方法和逻辑推理解决问题，在事实认定、举证责任分配、证据审查标准、侵权责任分配与承担等问题上，采取灵活宽松的做法，尽量避免对涉外定牌加工产业带来过大的困扰。
关于涉外定牌加工商标问题，我们共分享了11篇文章。本文将上述文章中的主要内容进行梳理，方便读者阅读。
——由2017级知识产权法胡巧璐整理
Part 1. 逻辑三问
1.1
每周评论：高法院“东风”定牌加工商标案再审判决逻辑三问之问
生产者在自己的商品上使用与他人商标相同或近似的商标，向消费者传递了虚假的来源信息，使消费者将该生产者的商品误认为是他人的商品，这便是混淆。如果说没有混淆的使用不是商标法意义上的商标使用，那就意味着不容易导致混淆的行为不构成“使用”。按着这样的逻辑往下推导，2013年修改后的《商标法》第57条第（二）项的“容易导致混淆”就是多余的了。因此，“混淆”只能是“使用”可能出现的结果，而不可能是行为构成使用的前提。
1.2
每周评论：高法院“东风”定牌加工商标案再审判决逻辑三问之第二问
出现问的根本原因在于高院错误地解释了第48条的“商标使用”：“用于识别商品来源”的正确理解是“用于指示商品来源”或者“以便消费者识别商品来源”。只要生产者为了向消费者传递商品的来源信息而“将商标用于……上”或者“将商标用于……中”，都属于商标法意义上的商标使用。至于消费者是否获得商品来源信息，以及来源信息是真实的还是虚假的，那是商标使用的后果或结果问题，不是商标使用的构成条件。因此，“用于识别商品来源”是对使用目的的规定，而不是对使用后果的规定。
1.3
每周评论：高法院“东风”定牌加工商标案再审判决逻辑三问之第三问
商标侵权诉讼中，被诉侵权人使用的不是权利人的商标，而是与权利人的商标相同或近似的商标，其既不是要寻求商标法的保护，也不是为了将自己的商品与他人的商品区别开。因此，“识别”只能针对商标法要保护的商标来讨论。商标的识别功能其实是商标传递商品来源信息的能力，是商标的内在属性。无论被诉侵权人的商标使用是否导致混淆，通常都不会破坏或影响权利人商标的识别功能。商标法通过制止侵权行为，能够对商标的识别功能提供一定的保障，避免商标因侵权泛滥而通用化，但不可以说商标法要保护商标的识别功能。因此，识别功能是商标受保护的条件，而不是商标法保护的对象。
Part 2. 三问题、四因素与出路
2.1
每周评论：讨论涉外定牌加工商标问题应澄清的三个问题
问题一：涉外定牌加工的特点
涉外定牌加工与一般出口贸易、国内定牌加工存在相同的特点，试图为涉外定牌加工商标问题“量身订做”一套特殊规则，既不现实也不科学。
问题二：知识产权的地域性
涉外定牌加工商标侵权案件中，法院经常提到的以下因素与地域性存在关联：1. 在涉外定牌加工的商标案件讨论境外委托人商标在境外的注册情况乃至效力状况是一件没有意义的事情；2. 被诉侵权人并不需要对委托人在境外注册的商标承担任何意义上的注意义务，需要审查的是境外委托人“指定”使用的商标是否在中国注册，然后审查是否与在中国注册的商标存在冲突；3. 境外委托人对境内加工方的所谓“授权”只是“指定”而非授权；4. 不承认境外发生的商标使用或商品销售在中国的效力，并不等于也不承认境外发生的行为在中国境内产生的影响或后果
问题三：被诉侵权人与境外委托人之间的关系
从承担责任角度分析，应当明确加工方与境外委托人之间的责任分配，按照侵权责任法第八条的规定承担共同侵权的责任。
2.2
每周评论：涉外定牌加工商标侵权判定应考虑的四个因素
法院对涉外定牌商标侵权案件的裁判，应当回归“本位”，立足商标法第五十七条的相关规定，遵循商标法的一般理论和生活基本常识，逐一考察相关的因素：
1.商品与商标：适用第57条第（一）项时，存在“容易导致混淆”的推定，在加工产品全部出口的情况下，被诉侵权人几乎不可能推翻这一推定。因此，高法似乎欲刻意回避第57条第（一）项的适用；
2.混淆可能性：没有发生实际混淆与不存在混淆可能性本质不同，实际混淆需要权利人通过相关公众确实发生了混淆的证据来证明；而混淆可能性只要证明两个商标的近似程度、商标使用方式等，就可以推断出来；
3.恶意抢注：对于境外抢注行为在境内发生的损害后果，中国法院应当适用中国法律予在裁处；
4.损害：虽然不会影响权利人商品在国内市场的销售，但可能会给权利人造成间接或非金钱损失。
2.3
每周评论：解决涉外定牌加工商标侵权问题的出路
高法院在PRETUL案和东风案中的推理过程造成了诸多不良影响，因此应当回归第57条，平衡国内商标注册人、加工方以及境外委托人的利益，从四方面着手：首先，根据案件的情况及当事人的主张和抗辩，将案件区分为三种不同情况不同处理；其次，在认定侵权成立的情况下，合理确定侵权责任；再次，对于诉前保全措施，法院应根据商标法和民诉法的规定，严格审查，并保障国内加工方的程序参与；后，在不存在恶意抢注和恶意侵权的情况下，法院应注重调解工作，努力促成各方达成合作安排。
Part 3. 基本概念之澄清
3.1
每周评论：涉外定牌加工商标问题基本概念之澄清 ——商标与商品
商标权是对用在商品上的商标的权利，而不是对使用了商标的商品的权利。因此，商标权不是控制商品的生产或销售的权利，只是控制在商品上使用商标的权利。商标法第48条规定了两种类型的商标使用方式：商品上的商标使用、商品促销活动中的商标使用。商标使用与商品流通不是一回事，可能相关（如前者），也可能不相关（如后者）。但就“用于”行为而言，涉外定牌加工与其他贸易方式没什么不同。“涉外”、“定牌”、“加工”，都不应当成为认定使用行为是否发生或存在时应考虑的因素。
3.2
涉外定牌加工商标问题基本概念之澄清——识别与混淆
正常情况下，只要消费者辨识出商品上的商标，商标的识别作用就发挥出来了。从生产者的角度，商标就是指示商品来源的标志，“指示商品来源”是在商品上使用商标的另一种说法。因此，无论是站在哪个角度，“识别商品来源”与“指示商品来源”的含义都是相同的，即把标志当商标。与侵权商标有关的不是识别，而是误导和混淆。生产者在自己的商品上使用了与他人的商标相同或近似的商标，商品上的商标误导了消费者，使消费者混淆了商品来源，进而误购。混淆是消费者对商品来源的认知状态，是一种错误的认识。混淆不是行为，更不是生产者的行为。因此，必须在不同的语境下讨论这两个概念，侵权商标不能讨论识别！
Part 4. 裁判思路之梳理与分析评论
4.1
高法院涉外定牌加工商标侵权案件裁判思路之梳理与分析评论之一
旧法依据第52条第（一）项讨论涉外定牌加工商标侵权案件，为避免解释相同或近似的商品、商标出现不确定性，法院错误地认为未发挥识别功能的不是商标。原因有二，识别功能是针对受保护的商标而言的，与侵权商标对应的不是识别，而是混淆；其次，识别功能是商标的内在属性，是否具有识别功能与是否发挥识别功能不是一回事。2013年商标法新增“商标使用”，为 “同案同判”制造了桥梁。只要找到适当的方法将那些“未发挥识别功能”的使用行为解释成为“不用于识别来源的行为”，便与先前通过“商标”的学理解释所得到的结果是完全一样的。需要注意的是被诉侵权人商品是否出口以及在哪里销售，是以商品为视角来讨论的，在理论上与商标的使用并没有必然的关联。
4.2
高法院涉外定牌加工商标侵权案件裁判思路之梳理与分析评论之二
从商品全部出口到不侵权的推导过程为：未在国内销售——未发挥识别功能——没有混淆可能性——未破坏权利人商标的识别功能——非用于识别商品来源——不构成商标使用——不侵权。在这一过程中，使用了“铺垫、腾挪、切换与模糊”的方法，终目的是确立如下判断规则：法院只要确认被诉侵权人的加工出口活动属于涉外定牌加工，就可以直接得出被诉侵权人的行为不构成商标的使用的结论。高法院将新法第48条作为法院审理涉外定牌加工商标侵权案件的依据，其在PRETUL案中造出了一把尺子，作为各地法院审理案件的标准，这一标准在“东风”案进一步得了强化。
4.3
高法院涉外定牌加工商标侵权案件裁判思路之梳理与分析评论之三
PRETUL案和“东风”案的被诉侵权行为都发生在2013年之前，但再审放弃了旧法的适用而改采新法第48条，提炼出了错误的大前提：商标使用是用于识别商品来源的行为。这一解释省略了行为、行为对象，只剩下行为目的，无疑架空了第48条中的前两个“用于”。另外，使用人是不是为了识别商品来源目的而使用商标，这是事实认定的范畴，存在不确定性，这也与高院的初衷相悖。正确的做法应当是回归新法第57条，按照正常的法律解释方法和逻辑推理解决问题，在事实认定、举证责任分配、证据审查标准、侵权责任分配与承担等问题上，采取灵活宽松的做法，尽量避免对涉外定牌加工产业带来过大的困扰。
